非專利申請權人先申請專利時，專利申請權人應如何救濟

粘毅群律師

一、案例及事實：

甲受雇於乙公司期間，完成A發明，並據此申請專利，經主管機關核准專利權後，乙公司發現上情，有無救濟之方法？能否向民事法院提起確認專利申請權之訴訟？

二、說明：

（一）專利法第71條規定：「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：……三、違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。」、第12條規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人」，故依據上開專利法之規定，上開案例之專利申請權人應由乙公司，而非甲，然有疑義者為乙公司能否向民事法院提起「確認專利申請權歸屬」之訴訟呢？。

（二）實務上有判決認為行政訴訟方式解決，而非依據民事訴訟程解決，其理由乃認為所謂『專利申請權』，應係指任何具有中華民國國籍之國民自認本身是產品之發明人、創作人或其受讓人或繼承人者，均得依專利法之相關規定提出專利之申請而言。若利害關係人認該專利申請權人並非專利產品之發明人或創作人時，自得依據專利法之規定，於公告期間內，向專利專責機關提起異議，即循行政訴訟方式解決，而非依據民事訴訟程序解決爭議。

（三）然實務上同樣有見解認為得提起民事訴訟確認專利申請權之歸屬，其理由認為專利法第10條規定：『僱用人或受僱人對第7條及第8條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。』專利是否為被告受雇於原告期間所為職務上所完成之發明，既有所爭議，而經濟部智慧財產局（下稱智財局）雖為專利專責機關，其對申請專利權之人是否為專利申請權人有認定之職權，然其職權惟於該具體案件是否准許專利權申請之認定有權為之。於專利權申請獲准後、專利申請權人誰屬發生私權爭執時，並無確定專利申請權人之職權，自無從予以裁斷。

三、本文之意見：

上述認為民事法院得受理「確認專利申請權訴訟」之理由，或許是因為認為專利專責機關之權限「惟於該具體案件之審定有權為之」，案例事實既然已經審定准予專利，已屬終結之個案而非具體案件，並認為依據專利法第10條，專利專責機關得通知當事人附具判決文件。但是專利法既然規定利害關係人得向專利專責機關提出舉發，自應由專利專責機構做出後續決定，此性質上為行政處分的一種，如仍對之不服，自應當繼續以行政救濟之方式為之，雖專利法第10條並未說明何種判決，但應係指雙方對於僱傭關係是否存在、系爭專利是否係受雇人職務上發明等事項之判決而言，而非指「確認專利申請權訴訟」之判決，否則即可能發生針對專利專責機關的審定不服提起行政訴訟後，行政法院與民事法院認定專利申請權歸屬不同的情形，故本案例情形仍應循異議、訴願、行政訴訟等行政救濟途徑為之。